특허출원은 심사를 거쳐야 등록되며, 출원한 건이 모두 등록되는 것은 아닙니다. 실무상 대부분의 출원은 심사 과정에서 적어도 한 번 거절이유통지를 받고, 출원인은 특허법 제63조에 따라 지정된 기간 안에 의견서와 보정서를 제출해 이를 해소할 기회를 갖습니다. 거절이유의 상당수는 진보성(특허법 제29조 제2항)과 명세서 기재불비(특허법 제42조)이며, 어느 쪽이냐에 따라 대응 방식이 완전히 달라집니다. 보정서를 제출하기 전 담당 심사관과의 면담을 통해 보정안의 방향을 미리 확인하는 절차를 활용하면, 한정된 대응 기회를 보다 정확하게 쓸 수 있습니다.
거절이유통지(OA)란 무엇인가요
거절이유통지는 심사관이 출원을 심사한 결과 등록을 거절할 사유가 있다고 판단했을 때, 출원인에게 그 이유를 알리고 의견을 제출할 기회를 주는 절차입니다. 특허법 제63조는 심사관이 거절결정을 하려면 반드시 출원인에게 거절이유를 통지하고 기간을 정해 의견서를 제출할 기회를 주도록 규정하고 있습니다.
영문으로 Office Action이라 하여 실무에서는 'OA'로 통칭합니다. 이 통지는 최종 결론이 아니라 심사관이 제시한 잠정적 판단이며, 출원인의 반론과 보정에 따라 결론은 달라집니다. 통지를 받았다는 사실 자체는 발명의 가치가 낮다는 의미가 아닙니다.
한편 출원 대비 최종 등록 비율은 대체로 70% 내외로 알려져 있으며, 비즈니스 모델(BM) 발명은 그보다 낮게 형성되는 경향이 있습니다. 영업 방법이나 서비스 절차 자체가 아니라 이를 구현하는 기술적 구성이 청구항에 특정되어야 하기 때문입니다.
주로 어떤 거절이유가 통지되며, 무엇이 다릅니까
| 거절이유 | 근거 조문 | 심사관의 지적 | 대응 방안(대략적인 방향) |
| 신규성 | 특허법 제29조 제1항 | 출원 전 공개된 선행문헌에 동일 발명이 있음 | 선행문헌에 없는 구성을 청구항에 특정 |
| 진보성 | 특허법 제29조 제2항 | 선행기술의 결합으로 쉽게 발명할 수 있음 | 청구항을 구체화하면서, 구성의 차이와 그로부터 나오는 효과의 현저성 강조 |
| 기재불비 (명확성, 뒷받침) |
특허법 제42조 제4항 | 청구항이 불명확하거나 설명에 뒷받침되지 않음 | 발명의 설명 범위 내에서 청구항 문언 정비 |
하나의 통지서에 여러 거절이유가 함께 기재되는 경우가 많습니다. 이때 일부만 해소하면 나머지 이유로 다시 통지가 이어지므로, 대응은 항상 통지서에 적힌 이유 전부를 대상으로 설계해야 합니다.
의견서와 보정서는 어떻게 다릅니까
의견서는 청구항을 그대로 둔 채 심사관의 판단을 논리로 반박하는 서면입니다. 인용발명의 기술분야와 과제가 다르다는 점, 결합할 동기가 없다는 점, 구성의 차이에서 비롯되는 효과가 예측 범위를 넘는다는 점 등을 논증합니다.
또한, 보정서는 특허법 제47조에 따라 명세서와 청구범위를 고치는 서면입니다. 다만 보정은 최초 출원 명세서에 기재된 사항의 범위를 벗어날 수 없으며, 이를 넘어서면 신규사항 추가(47조2항)로 별도의 거절이유가 될 수 있습니다.
실무에서 가장 흔한 실수는 두 가지가 있습니다.
첫째, 거절이유를 빨리 벗어나려는 마음에 청구항을 지나치게 좁게 한정하는 것이며, 이 경우, 등록은 되더라도 경쟁사가 손쉽게 회피하는 권리가 될 수 있습니다.
둘째, 보정 근거를 최초 명세서에서 확인하지 않고 문구를 새로 만들어 넣는 것으로서, 이 경우 새로운 거절이유가 발생할 수 있습니다.
위와 같은, 의견서, 보정서를 제출하기 전에, 심사관 면담을 진행할 수 있습니다.
심사관 면담(보정안 리뷰)은 어떤 제도입니까
출원인 또는 대리인은 담당 심사관에게 면담을 신청해 발명의 내용을 설명하고, 준비 중인 보정안이 통지된 거절이유를 해소할 수 있는지에 관해 심사관의 의견을 들을 수 있으며, 실무에서는 이를 '보정안 리뷰'라고 부릅니다.
과거에는 특허청을 직접 방문하는 대면 면담이 중심이었으나, 최근에는 화상 면담과 전화 상담 등 비대면 방식으로도 다수 진행되고 있습니다. 대전 특허청에서 먼거리에 있는 출원인의 접근성이 크게 개선된 부분입니다.
면담의 실익은 두 국면에서 분명하게 나타납니다.
첫째, 의견제출통지에 대응하는 단계입니다. 보정안을 확정하기 전에 방향을 점검함으로써, 불필요하게 과도한 감축을 피하면서도 거절이유를 해소하는 지점을 찾을 수 있습니다.
둘째, 거절결정 이후의 단계입니다. 이 시점에서는 재심사청구나 거절결정불복심판이라는 한정된 기회만 남아 있으므로, 제출 전에 보정안을 검증받는 일의 가치가 더 큽니다.
다만 면담에서 심사관이 제시하는 의견은 참고 의견이며 등록을 확정하는 것은 아닙니다. 그럼에도 심사관이 문제 삼는 지점을 서면 이전에 파악할 수 있다는 점에서 대응의 정확도를 높이는 수단이 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Q1. 거절이유통지를 받으면 등록 가능성이 낮아진 것입니까? 아닙니다. 실무상 대부분의 출원이 한 번 이상 거절이유를 받습니다. 통지 여부보다 지정기간 내에 어떤 논리와 보정안으로 대응하는지가 결과를 좌우합니다.
Q2. 의견제출 기간은 연장할 수 있습니까? 지정기간은 신청에 의해 연장할 수 있습니다. 다만 연장 횟수와 기간에 한도가 있으므로, 통지서를 받은 즉시 기한을 확정해 두는 것이 안전합니다.
Q3. 의견서만 내고 보정은 하지 않아도 됩니까? 가능합니다. 청구항을 유지한 채 논리로만 반박하는 전략이 유리한 경우도 있습니다. 다만 인용발명과의 구성 대비가 명확히 정리되지 않으면 동일한 이유로 재차 통지될 수 있습니다.
Q4. 심사관 면담은 누구나 신청할 수 있습니까? 출원인 본인 또는 대리인이 담당 심사관에게 신청할 수 있습니다. 면담 시에는 통지된 거절이유, 인용문헌 대비표, 검토 중인 보정안을 미리 정리해 제시하는 편이 논의의 밀도를 높입니다.
Q5. 비즈니스 모델 발명도 같은 방식으로 대응합니까? 기본 구조는 같지만, BM 발명은 청구항이 영업 방법 자체로 읽히지 않도록 기술적 구성과 그 구성이 만들어내는 기술적 효과를 어떻게 특정하느냐가 대응의 핵심이 됩니다.
작성: 자하특허법률사무소 변리사 이영훈
거절이유통지서를 받으셨다면 통지서와 인용문헌, 현재 청구범위를 함께 검토해 대응 방향을 정리해 드립니다.
상담은 자하특허법률사무소 02 538 0701 또는 http://jahaip.co.kr 로 문의하시기 바랍니다.
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